-
![I diritti di proprietà intellettuale negli appalti di innovazione]()
Blog
08 Aprile 2022
I diritti di proprietà intellettuale negli appalti di innovazione
I diritti di proprietà intellettuale negli appalti di innovazione sono uno degli aspetti più rilevanti da tenere in considerazione in fase di impostazione di una procedura innovativa.
La gestione strategica di tali diritti, infatti, permette alle stazioni appaltanti di raggiungere i propri obiettivi di acquisto in modo efficiente e ai fornitori di creare soluzioni innovative al servizio della collettività.
Quando si approccia alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale (o IPR) nell’ambito degli appalti innovativi, si deve preliminarmente considerare le necessità e gli obiettivi che gli acquirenti pubblici da una parte e i fornitori, dall’altra, ricercano attraverso la gestione degli IPR.
Iniziando a considerare le necessità, le stazioni appaltanti, nell’espletamento di una procedura innovativa, saranno chiamate a cercare di soddisfare i propri bisogni in termini di uso e riuso del prodotto o del servizio a cui il processo di acquisto tende, come per esempio: ricevere offerte rilevanti e al giusto prezzo, evitare di ritrovarsi in una situazione di lock-in nei confronti del fornitore, stimolare l’innovazione.
D’altra parte i fornitori saranno interessati ad usare i risultatati della procedura per le loro attività, sia acquisendo gli asset intangibili di significativo valore, sia preservando il proprio know-how.
Gli obiettivi di gestione strategica dei diritti di proprietà industriale che ricerca la stazione appaltante possono essere molteplici e in larga misura dipendono dal prodotto o servizio che viene ricercato.
Ad esempio è possibile individuare i seguenti obiettivi strategici, che possono riscontrarsi, anche congiuntamente, in un singolo progetto:
- uso primario: tale obiettivo sarà perseguito, ad esempio, quando la stazione appaltante intende utilizzare un software sui propri hardware, oppure quando intende diffondere uno studio preventivo tra i candidati di una consultazione pubblica per i successivi lavori, o anche quando intende implementare i piani di layout o la progettazione preliminare per un progetto specifico;
- autonomia: quando la stazione appaltante avrà la necessità di accedere al codice sorgente di un software. Oppure aggiungere nuove funzionalità a un software;
- apertura, distribuzione a terzi: questo obiettivo si può riscontrare nella necessità di condividere uno specifico strumento di formazione con altri enti pubblici. Oppure distribuire il software con una licenza open source;
- esclusività: nel caso in cui, per la natura del progetto, la stazione appaltante abbia la necessità di vietare al fornitore di offrire il lavoro ad altri clienti (es. questioni di sicurezza, soprattutto nell’ambito della difesa).
Tale ampia gamma di obiettivi di gestione degli IPR legati a un appalto innovativo, vede coinvolti anche specifici istituti giuridici.
In particolare esistono due opzioni di base a disposizione delle stazioni appaltanti per l’assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da un progetto:
- la proprietà del diritto: quando la stazione appaltante richiede il trasferimento, in capo a sé, dei nuovi diritti di proprietà intellettuale;
- la licenza del diritto: quando la stazione appaltante non richiede tale trasferimento e i diritti di proprietà intellettuale che, pertanto, restano in capo al fornitore.
La scelta del se e quando optare per queste soluzioni non è armonizzata a livello europeo. Si riscontrano infatti ordinamenti di Stati Membri in cui viene imposto di lasciare l’IPR in capo al fornitore, in altri la scelta è rimessa alla singola stazione appaltante.
Sul punto, la Comunicazione della Commissione Europea relativa agli orientamenti in materia di appalti per l’innovazione, raccomanda che le stazioni appaltanti prendano in considerazione la possibilità di lasciare i diritti di proprietà intellettuale in capo ai fornitori, a meno che non vi siano interessi pubblici prevalenti in gioco.
Allocare i diritti IP in capo al fornitore, infatti, presenta indubbi vantaggi: permette di ridurre i costi in capo alla stazione appaltante; inoltre, l’acquirente pubblico raramente riuscirebbe a reimpiegare il diritto così acquisito, per sviluppare ulteriori soluzioni innovative e di riflesso incentivare l’innovazione sequenziale. Infatti in molti casi sono proprio i fornitori ad avere maggiori capacità di commercializzare le innovazioni derivanti da un appalto pubblico, di garantire una protezione adeguata della proprietà intellettuale e di difendere i diritti di proprietà intellettuale in sede giurisdizionale.
Se da una parte però l’allocazione dei diritti IP in capo al fornitore può favorire e incentivare lo sviluppo dell’innovazione, dall’altra deve essere garantita alla stazione appaltante la tutela dei propri ragionevoli interessi, nonché dell’interesse pubblico.
Per far ciò la stazione appaltante dovrà prestare particolare attenzione alle clausole contrattuali inerenti agli IPR, concernenti i seguenti aspetti:
- adeguati diritti di utilizzo e adattamento: diritti a titolo gratuito di utilizzare e adattare le soluzioni innovative e diritti connessi, quali avere accesso e di condividere la documentazione tecnica;
- diritto subordinato di concedere licenze: ossia il diritto di chiedere ai fornitori di concedere licenze a determinati soggetti terzi per utilizzare e/o modificare la soluzione per la stazione appaltante, a condizioni di mercato eque e ragionevoli.
Se il fornitore si rifiuta, l’acquirente pubblico deve avere il diritto di concedere esso stesso tali licenze a soggetti terzi, al fine di tutelare gli interessi pubblici; - adeguati diritti di pubblicazione: ossia prevedere garanzie circa il diritto di accesso e di pubblicazione per i dati derivati (ad esempio, alcuni dati pubblici che rivestono interesse per la collettività o che la stazione appaltante potrebbe voler pubblicare per consentirne il riutilizzo da parte di soggetti terzi, ad esempio allo scopo di sviluppare altre soluzioni innovative).
Ti è piaciuto questo articolo?